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美国Restriction Requirement介绍

Restriction Requirement(限制性要求,后面简称为RR)是美国联众德州扑克在线玩审查过程中常见的一种审查意见,也往往是一件美国申请中收到的第一份审查意见。相比于基于创造性等实质内容的驳回,RR更不为人所知,有时会给申请人带来很多困扰。在这里就与大家分享一下出现RR的一般情况和应对手段。

严格来说,RR分为两种情况,其一是所谓的发明限制Invention Restriction,其二是所谓的类别限制”(Species Restriction)。其目的就是要求申请人对发明或类别做出选择(election)。要注意的是,在RR中和答复RR的时候,选择一词的英文要用”election”,所以针对发明限制类别限制的选择就是 invention election specieselection。一般而言,发明限制更为重要也更常见,我们就先说明一下这种情况。
根据美国联邦法35 USC121[1]和细则37 CFR 1.142[2]的规定,当审查员认为一件申请存在两件或两件以上独立且不同(independent and distinct)的发明时,就会下发审查意见,要求申请人选择其中一件发明对应的权利要求(后面简称为权要),这种审查意见就是RR,而其中对不同发明做出的选择要求就是发明限制。从审查管理的角度而言,审查员需要对申请里的权要进行检索,如果一件申请中包含多件发明,那无形中就增加了审查员的检索负担。在遵守法律的同时,USPTO使用RR也可以防止这种情况的发生。
RR中,当审查员做出了发明限制,他会根据他所理解的权要中所包含的不同发明将权要进行分组(groups)。其实,类似对发明单一性(Unity of Invention)的限制,在各国和PCT申请的审查中都有[3],但需要指出的是,美国对发明单一性的尺度把握是比较严格的,在中国申请或PCT申请中没有单一性问题的权要组,往往会在美国申请中遭遇RR。例如,美国RR中经常会出现这样的情况,一组是关于产品的发明,另一组是关于其相关方法的发明,如下图一所示。         

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图一发明限制

RR中还可能包括的另一种要求是所谓类别限制”(Species Restriction),这是比发明限制更为微妙的情况。当申请说明书中记载了多个实施例(embodiments),而这些实施例在有大量相同技术特征的同时,可能还会有一些不同的特征。为了能够更好(更省时)地开展针对发明的检索,有时审查员会把不同的技术特征分为不同的类别(species,以此为基础要求申请人选择其中一个类别作为检索的起点。例如,在一件生物技术发明的申请中,当有三种DNA序列可以完成相同的功能时,审查员有时会以此为基础分成三个类别,并要求申请人选取其中一个,审查员会以此开始检索。此处要注意的是在发明限制中,各个发明对应的权要不会有重合;而在类别限制中,很多时候某权要会包括不止一个类别,这样的权要被称为通用权要generic claim)。
需要指出的是,一份RR,可能只包括发明限制类别限制两者之一,也可能两者都包括。当两者都包括的时候,申请人要一一作答。
以上介绍了RR的两种基本情况,但申请人应该如何对其做出答复呢?从时间上来说,申请人需在RR的发文日(mailingdate)起2个月内做出答复,但该期限最多可延长至发文日起6个月,如延期则需要缴纳相应的延期费。从内容上来说,不论是发明限制还是类别限制,申请人都必须针对每种限制做出唯一的选择。这个选择是不可避免的,即使申请人认为审查员的RR毫无道理,也不能不选。稍有安慰的是,针对RR,申请人在回复中可以在选择之后指出(with traverse)或不指出(without traverse)审查员的RR不够准确。
对于发明限制,审查员往往在指出不同的发明的同时,还会明确告知每件发明对应的权要(如图一)[4]。申请人在选择了其中一件发明(及其对应的一组权要)后,其余的权要将被视为撤回(with drawn)。但是,这样的撤回,从性质上来说和取消cancelled)是不一样的。在少数情况下,这样撤回的权要还可以加回正式审查的权要组中,这样的情况被称为重加rejoinder[5]。遗憾的是,在多数情况下,被撤回的权要最终会被取消,但这也不是说申请人被迫完全放弃这些权要了。基于美国极其灵活的分案续案制度[6],被撤回的权要可以在分案申请(divisional application)中再次提出,并寻求进一步的联众德州扑克在线玩保护。
需要注意的是,分案申请需在母案(parent application)正式授权之前递交,并且该分案可以享受母案的优先权。对于在母案中答复了RR的申请,其重要的好处是,审查员一般不可以在分案申请中以重复授权(double patenting)的理由来驳回权要,这也意味着分案申请的保护期限有可能会延长。我们在之前的文章[7]中讲过,当审查员认为申请存在重复授权问题时,申请人可以通过递交期末放弃(terminal disclaimer)的方式来克服这个问题,但代价是当前申请的联众德州扑克在线玩保护期限和母案一致;而对于分案申请来说,如果因为联众德州扑克在线玩期限调整PTA)而拥有了更长的保护期限,这样的好处不会因为被迫递交期末放弃而湮灭。
对于类别限制,和发明限制一样,申请人要在审查员指出的类别中选择一个。如前所述,如果申请中有一个或多个权要包含2个或2个以上的类别,那么这些权要就会被视为通用权要(generic claim)。在选择类别时,通用权要和涵盖所选类别的其他权要会被选中,而其余的权要将被视为撤回。如果审查员在后续的审查中认为通用权要是可授权(allow)的,则可以将撤回的权要重新加入到当前的申请中,使更多的权要得到授权[8]
如上所述,如果申请人对审查员发出的RR存在异议,可以在答复时做出争辩(with traverse),并在答复中提供具体的理由解释为什么申请人认为RR中的限制restriction)是不准确的。需要注意的是,选择是不可避免的。即使申请人决定做出争辩,也需要在答复时对发明或类别做出选择,审查员会按照申请人选择的权要进行检索。根据USPTO的规定,如果申请人对RR的回复是有争辩(with traverse),审查员需要进一步对争辩做出回应。这样的回应可能是审查员同意自己出了错,撤回RR,但更可能是审查员发出Final RR,还坚持自己之前的RR是正确的。申请人在收到在Final RR 后,可以向USPTO提出申诉(petition),由USPTO相应的技术中心(technology center)做出是否维持RR的决定。能够提出petition,这就是进行争辩的主要好处(在不争辩的时候是不能提出petition的)。根据实务来看,多数情况下(即RR不算离谱的时候),建议申请人最好选择不做争辩(without traverse)。因为即便做出争辩,成功的概率也比较低,在能够递交分案的情况下略显得不偿失。
以上是对Restriction Requirement和回复对策的简单介绍。在实务中,申请人可以根据商务和发明的具体情况来调整申请中的权要,在清楚 “是否会有RR”会有什么样的RR”、以及收到RR如何应对的情况下提前布局,使得联众德州扑克在线玩保护范围更广、稳定性更高,并对申请过程形成更好的掌控。尽管这里所述不少,但其实也只是皮毛而已,实际操作过程中遇到的情况可能会更为复杂。如果大家有任何问题,欢迎联系七星天,我们会提供专业的咨询服务。



[1]https://bitlaw.com/source/35usc/121.html
[2]https://www.bitlaw.com/source/37cfr/1_142.html
[3]严格来说,在美国的体系中,发明限制InventionRestriction)和发明单一性”(Unityof Invention) 是两个相关但不完全同的标准,简言之就是前者比后者更为严格。在某些RR中其实也会Unityof Invention(作为Invention Restriction的替代)标准的,如PCT直接落地的美国国家阶段申请中使用的不是 Invention Restriction,而是Unityof Invention标准,这时RR中提出的是Lackof Unity of Invention。其他的美国非临时申请使用的是InventionRestriction. 由于这一点的区分比较细微,此处正文中就不详述了。粗略来着,RR中的LackUnity of Invention 可以看作 InventionRestriction的一种特殊情况。
[4]但这其实不是必须的。有少数时候审查员会指出不同的发明,但不明言其所对应的权要。另外,有时审查员会犯错,即其描述的发明和权要不对应。这都要求申请人仔细研读RR
[5]请见美国联众德州扑克在线玩审查指南 MPEP 821.04的相关规定,https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s821.html
[6]请见我方于2019321日发布的文章《美国联众德州扑克在线玩制度中的续案申请》,链接为https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTQzODMwNw==&tempkey=MTA1MF85SVJEbjh2S1E5VWM5MklUOFktVjhoXzd2YndmOFl5aHVOTlZOdU4yZF9EdDRpQjZSQm5PVTJXWlo5QUp1QU5pMkdQU1pEaFBXQ0puMmhoQVcyZy1FblhLcEJaekFHVllGQVFad19fRmFRaVowVU03eE0tZjFQbDlCdV9RZnpEMWtKbHZfZFNMeERyQWU5NFpJZjhwSlNVem1aU0xOM2VEOWpZYlNBfn4%3D&chksm=07d2fa2430a57332a584dbbecd30ec323f4f7fc796da02c2c5445d5b68e246a17ea087532fb3#rd
[7]请见我方于20191113日发布的文章《美国联众德州扑克在线玩申请的期末放弃(TerminalDisclaimer)》,链接为https://mp.weixin.qq.com/s/YBHoMdmdhJqW9ds8ncOfJg
[8]请见美国联众德州扑克在线玩审查指南MPEP806的相关规定,https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s806.html





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